기술료 결정시 고려사항

(1) 기술료 결정의 중요한 요소

기술료는 기술을 제공하는 측과 기술을 도입하는 측의 입장이 상반되기 때문에 이를 어떻게 조율하느냐가 관건일 것이다. 다만 양 당사자간에 기술료 협의 시 중요하게 고려해야 될 사항은 다음과 같다.
ㅇ 기술개발에 투입된 투자와 노력
ㅇ 개발기술의 상품화 정도
ㅇ 대상기술의 보장성(특허 등 지재권 보유 정도)
ㅇ 대상기술의 시장성
ㅇ 대상기술의 실시권 범위(전용실시권, 통상실시권, 독점실시권, 비독점실시권, 실시지역의 제한여부)
ㅇ 대상기술의 원천성(제3자로부터 추가로 특허 등 산업재산권을 이전 받아야 하는지 여부)
ㅇ 통속적인 기술거래시세 및 시장의 역학관계
ㅇ 대상기술의 범위
ㅇ 대상기술의 유형(특허권, 실용신안, 상표권 등 산업재산권, 프로그램, 반도체칩 회로설계도, 노하우, 저작권 등 신지적재산권)

(2) 특허의 확정과 기술료

특허 기술이전인 경우는 먼저 특허가 등록되어 있어 권리가 확보되어 있는가, 아니면 아직 출원 중이어서 그 권리가 미 확정적인가를 파악할 필요가 있다. 특히 기술도입자의 입장에서 보면 출원중인 것은 그 등록전망에 따라서 로열티 지불방법을 결정하는 것이 바람직하다. 출원중인 경우, 특허무효이유가 발견되어 무효심판청구나 소송에서 그 특허가 무효로 되는 수가 있다. 그 경우, 기술이전 계약 협상중의 특허에 대하여 제3자가 무효심판청구를 내서 그 특허가 무효로 될 가능성이 상당히 많았기 때문에 로열티의 일부를 Escrow하는 계약을 고려할 수 있다. 이 Escrow계약에서는 기술도입자가 원칙적으로 로열티를 3% 지불하지만 그중 1%는 특허의 무효화 여부에 상관없이 지불되고 나머지 2%는 은행에 Escrow로서 예금하여 최종적으로 특허가 무효로 되면 기술도입자에게 그 예금액을 이자와 함께 반환토록 하고 특허의 유효성이 최종적으로 확정된 경우에는 그 예금액과 이자를 기술제공자가 받도록 하는 것이다.
국내뿐만 아니라 일본의 특허법에는 「특허를 무효로 한다는 내용 판결이 확정되었을 때는 그 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주한다」라는 규정이 있는 바 특허가 무효로 되었을 때 로열티의 불 반환약정 등 로열티의 처리에 대해서 계약상으로 명시하고 있지 않으면 그때까지 지급된 로열티를 기술제공자가 기술도입자에게 반환하여야 하는지 여부에 대해서는 의견이 양분되어 있으므로 특허가 무효로 될 가능성이 높을 것 같으면 그때의 로열티 처리에 대하여 계약서에 명백히 해두는 것이 바람직하다.

(3) 경합특허와 기술료

특허발명이 기본적이고 완성된 기술로 특허의 배타성이 강한 경우에는 로열티가 비교적 높더라도 기술이전에 의한 제조판매에 경쟁력이 있고 수익성이 높지만 특허발명이 개량기술이어서 경합기술이 있을 때에는 로열티가 높으면 기술이전으로 인한 제조판매의 경쟁력이 없어지므로 로열티를 비교적 낮게 정할 필요가 있다.
기술이전 된 특허를 실시할 때에 제3자의 특허를 침해할 가능성이 있음에도 불구하고 로열티가 비교적 높을 경우, 그 특허의 실시와 관련해서 제3자에게 로열티를 지불할 필요가 생겼을 때에는 제3자에게 또는 일정액(률)을 감액하는 등의 내용을 계약상에 명기하여 두는 것이 기술도입자에게 필요하다. 기술제공자에게도 실제로 그러한 경우가 발생하지 않는 한 비교적 높은 로열티를 확보할 수 있기 때문에 이러한 계약이 꼭 불리하다고 만은 할 수 없다.
더욱이 기술이전 대상특허를 제3자가 침해하고 기술제공자가 그 침해를 배제하는 조치(독점적 실시권허여 일 때는 정지를 요청하는 소송의 제기, 비 독점적 실시권 허여인 경우는 동등한 조건의 유상 라이센스 계약의 체결 등)를 취하지 않을 경우에는 로열티를 감액하기로 하는 등 적절한 결정을 미리 명시해 두는 것이 좋다.
기술도입자 입장에서는 해당특허에 대한 제3자의 침해주장을 특허권자가 방어해줄 수 있는 보장 근거를 명시하여 분쟁에 휘말리지 않도록 하는 것도 중요한 조건이 될 것이다.

(4) 독점적 실시권과 기술료

기술이전 실시권이 독점적일 경우에 기술제공자는 타인에게 기술이전을 실시 할 수가 없을 뿐만 아니라(이런 경우를 특히 Sole License라고 한다)스스로도 실시할 수 없기 때문에(특별한 규정이 없는 한 Exclusive License라고 하면 이러한 경우를 지칭한다) 기술도입자가 계약체결시에 상당액의 Initial Payment를 지불하거나 또는 연간 일정액(예컨대, 라이센스 대상특허의 실시로 취득할 수 있는 로열티의 1/3 정도)의 최저기술료(Minimum Royalty)를 지불하기로 계약에 규정하여 적어도 로열티 중 필요 최소한도의 금액을 확보할 수 있도록 해두는 것이 기술제공자에게는 매우 중요하다. 기술도입자의 판매실적이 예상보다 적고 또한 경상기술료의 발생이 최저기술료(Minimum Royalty)의 수준에 미달할 때에는 실질적으로 로열티의 율이 그만큼 높아지게 마련이므로 기술도입자는 판매에 의한 수익전망과 로열티율과 최저기술료(Minimum Royalty)를 신중하게 검토하고서 계약을 체결하는 것이 중요하다.

(5) 기술이전 계약기간과 기술료

기술이전 계약 기간이 그 특허의 유효기간보다 짧을 때는 계약에 특별한 규정이 없는 한 기술도입자는 반드시 특허만료까지 계약을 연장할 의무는 없다. 따라서 기술도입자는 계약체결 시에 로열티 등의 계약조건에 대해 만족할 수 없어 계약기간을 짧게 하여 기간만료 시에 조건을 수정하고자 의도할 경우에는 계약서에 그 내용을 규정해서 기술도입자는 적어도 당초의 조건이하로 계약을 연장할 수가 있다는 뜻을 명확히 규정하여 두는 것이 중요하다. 계약당사자간에 이러한 합의가 없으면 계약만료 시에 기술제공자가 스스로 제조판매를 시작하던가, 제3자에게 보다 유리한 조건으로 기술이전하기 위해 당초계약의 연장에 동의해 주지 않는다거나 계약을 연장한다고 해도 제3자가 제시하는 조건이상으로 기술도입자에게 불리한 조건을 요구할 염려가 있다.
기술이전 대상특허의 잔존기간이 짧을 때에는 경상기술료 방식이 아니라 계약체결 시에 일시금을 지불해서 Paid-up License(지불완료 실시권)를 얻는 방법이 간편하고 좋다. 반면 특허의 잔존기간이 길 때에는 그 기간중의 판매예측을 통해 타당한 로열티 금액을 추정해서 당사자간에 합의한다는 것이 곤란하므로 경상기술료 방식을 채용하는 것이 보통이다.
경상기술료 방식은 실제의 판매에 따라서 로열티를 지불하므로 로열티의 율이 타당하다면 기술제공자에게는 수취부족이기는 하지만 기술도입자에게는 과다지불 같은 위험이 없어 당사자간에 합의하기가 쉽다.
특허 라이센스인 경우, 기술제공자는 특허의 유효기간만 로열티를 지불하면 되고 특별한 합리적인 이유가 없는 한 기술제공자가 특허권의 실효 후에도 로열티의 지불을 요구하는 것은 독점금지법 상 문제가 있다. 노하우일 때는 특허권처럼 일정한 권리기간이 법률로 정해져 있는 것도 아니므로 계약당사자간에 로열티의 지불기간을 적당히 정할 수가 있다.
노하우의 가치는 그 필요성에 있으므로 그 비밀성이 없어지면 로열티의 지불의무를 면제토록 조건으로 정하고 기술도입자가 노하우를 사용하여 제조?판매를 계속하는 데에 한해 로열티를 지불함을 계약으로 정하는 것도 이론적으로는 가능하다. 그러나 노하우의 필요성이 없어지게 된 것을 무엇을 기준으로 결정하는가가 곤란한 때가 많아서 문제를 일으키기 쉬우므로 실제적인 처리로서는 노하우의 상업적 가치가 존속한다면 예상되는 일정기간만 로열티를 지불토록 하고 그 기간종료 후에 기술도입자가 로열티를 지불하지 않고 그 노하우를 사용할 수 있음을 계약에 규정하는 것이 좋다.
특히 노하우의 기술이전계약에서 계약종료 후 기술도입자가 자유롭게 노하우를 사용할 수 있음을 명확히 규정하고 있지 않을 때에는 계약종료 후 기술도입자가 노하우를 자유로이 사용할 수 있을지의 여부에 대하여 계약당사자간에 분쟁이 생길 가능성이 있으므로 계약종료후의 조치에 대해서도 계약에 규정하여 두는 것이 중요하다.
기술제공자가 기술이전의 대가로 인식하고 있는 기술료의 상한선은 기술도입자가 도입할 기술을 활용함으로써 실현할 수 있는 이익에 대한 기술제공자의 평가액이다. 그러나 기술도입자는 기술을 자체 개발하거나 또는 다른 대체적인 기술제공 선에서 기술을 도입 할 수 있는 대안을 선택할 수도 있으므로 기술제공자가 기술도입자의 최적 대책 안에 따른 비용이상을 기술료로 요구할 경우 기술도입자는 이를 수락하지 않을 것이다. 따라서 기술제공자의 최적대안에 따른 비용에 대한 평가액 중에서 적은 금액을 기술이전의 대가로 요구할 수 있는 최대치로 인식하게 된다.
기술제공자는 기술이전활동에 직접적으로 소요되는 자원비용은 물론, 기술이전에 따른 판매감소 등에 의하여 발생할 수 있는 기회비용도 최소한 보상받으려고 하므로, 기술제공자가 인식하는 기술료의 하한선은 이러한 자원비용과 기회비용의 합계액이라 할 수 있다.
이에 반하여 기술도입자는 도입될 기술을 활용하여 실현할 수 있는 이익의 기대치나 또는 최적 대체 안에 따른 비용평가액 이상으로 기술료를 지불하지는 않을 것이므로 이 두 가지 평가액 중 적은 액수를 지불할 수 있는 기술대가의 상한선으로 인식할 것이다. 또한 기술도입자도 기술을 도입할 수 있으려면 기술이전활동에 직접적으로 소요되는 기술제공기업의 자원비용은 최소한 지불하여야 할 비용으로 간주할 것이므로 기술제공자의 자원비용에 대한 기술도입자의 평가액은 기술대가지불의 하한선으로 판단하게 된다.
이상에서 알 수 있듯이 기술대가가 합의될 수 있는 협상의 범위는 기술제공자가 인식하고 있는 기술대가의 하한선과 기술도입자가 인식하고 있는 기술대가의 상한선에 따라 결정된다. 기술의 본질은 지식이기 때문에 일반재화와는 달리 판매한다고 해서 없어지는 것은 아니므로, 특히 독과점적 기술인 경우 기술제공자가 하한선과 기술도입자가 인식하고 있는 상한선간에는 큰 격차가 있다.

[한국발명진흥회]