특허의요건(1)

 본인이 특허출원한 발명과 동일한 발명이 이미 타인에 의해 출원.공개되어 있지만, 그 출원 내용은 공개된 타인의 출원서에 첨부서에 첨부된 명세서에 기재된 특허청구범위와는 다른 내용을 포함하고 있습니다. 이 경우에는 등록을 받을 수있습니까?

 특허법상 선.후의 출원에 관한 등록여부 판단에 있어서는 원래 선출원의 특허청구범위의 후출원의 특허청구범위를 비교하여 그 동일여부를 판단하여 결정합니다.(본래의 선출원 주의) 그러나, 1980.12월의 법개정에서는 본래 의미의 산출원주의를 수정하여 후출원에 대한 선출원의 비교대상을 특허청구범위 뿐만 아니라 명세서와 도면까지 확대하였습니다. 선원의 확대를 통하여 후출원이 선출원에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 내용을 포함하고 있는 경우에는 선원관계에 의하여 당해 후출원은 등록을 받을 수 없습니다. 다만, 이러한 성원의 확대규정은 선출원과 후출원의 출원인이 동일한 경우에는 적용되지 않습니다.

 국립대학교 연구소에서 개발한 발명을 '국립 00 대학교'를 출원인으로 하여 특허출원한 경우에 아무런 문제는 없는지요?

 국가 또는 지방자치단체도 하나의 인격을 가진 법인체로서 특허법상 권리능력이 인정됩니다. 다만, 국가기관인 경우는 국가(대한민국)가 권리주체가 되므로 특허출원시에는 출원인을 '대한민국'으로 하여야 하며, 이 경우 해당기관의 장을 괄호안에 부기하여야 합니다. 따라서, 국립대학교는 특허법상 권리능력의 주체가 될 수없어 국립대학교 이름으로는 출원할 수없으므로, 국가(대한민국)의 명의로 출원하여야 하고, 국립00대학교장을 부기하여야 합니다. <예:대한민국 (국립00대학교총장)> 한편, 지방자치단체나 사랍학교법인의 경우에는 해당 자치단체명, 사립학교법인의 명의로 특허출?을 하여야 합니다.

 어떤 새로운 제품에 대한 아이디어를 구상하였으나, 본인이 이를 직접개발할 전문 지식이 부족하여 제 3자에게 아이디어를 제공하여 제품을 개발한 경우에 발명자 및 특허를 받을 수있는 권리는 누구에게 있습니까?

 특허법 제 33조에서는 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 권리를 가지며, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 권리는 공유한다고 규정하고 있습니다. 공동발명은 2인 이상이 단순히 협력한 것이 아니라 실질적으로 협력하여 하나의 발명을 완성시킨 경우에 해당된다 할 것입니다. 협력의 내용이 ' 단순한 협력'인가 '실질적인 협력'인가의 여부는 구체적인 출원.심판.소송 등의 과정에서 판단될 것이나, 일반적으로는 단순한 착상의 제공자, 단순보조자, 후원자 등은 공동발명자라 할 수 없을 것입니다. 따라서, 어떤 아이디어를 가지고 스스로 발명을 완성하기 쉽지 않아 제 3자의 협력하는 경우에는 사전에 차후의 권리소유관계를 계약을 통해 명확히 해두는 것도 좋은 방법이 될 수있을 것입니다.

 어떤 새로운 제품을 3인이 공동으로 참여하여 개발하였는데, 그 중 1인이 본인 등 공동참여자의 동의도없이 자기의 이름으로 무단출원한 사실을 알게 되었습니다. 이 경우 공동발명자인 본인 등의 권리를 법적으로 보호 받을 수있는 방법이 없는지요?

 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 그 정당한 승계인에게 있으므로, 남의 발명을 도용하거나 정당하게 승계받지 아니한 자가 출원한 경우는 무권리자의 출원에 해당됩니다. 무리자의 특허출원 등록거절의 이유가 되며, 특허등록된 경우에도 이의식천 또는 무효의 사유에 해당합니다. 무권리자의 출원에 대하여 정당한 권리자는 출원이 공개된 경우에는 정보제공을 할 수있으며, 등록공고된 경우에는 이의신청을, 이의신청기간이 도과한 경우에는 그 날로부터 30일 이내에 특허출원(거절결정 이전에는 출원하는 경우 포함)을 하여야 하며, 무권리자의 특허출원이 이의신청에 의하여 취소결정이 확정되거나 무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 날로부터 30일 이내에 출원하는 경우에는 (등록공고가 있는 날로부터 2년이내이어야 함) 일정한 보호를 받을 수있습니다.(특허법 제 34조, 제35조) 의외 같은 기간내에 정당한 권리자의 출원이 있는 경우에는 그 출원은 무권리자가 특허출원한 때에 출원한 것으로 보아 특허요건 등의 심사를 진행합니다.(이 기간을 도과한 경우의 출원인 경우에는 실제출원일을 기준으로 특허요건, 선후원 관계 등을 판단하게 됩니다.)

 특허로 보호받을 수 없는 발명에는 어떤 것들이 있습니까?

 특어출원서에 첨부된 명세서에 기재된 발명으로부터 실시가 불가능한 발명이거나 반복실시가 불가능한 발명 등 미완성 발명과 인체를 대상으로하는 진단 방법. 치료방법 및 업으로 이용할 수없는 발명등은 산업상 이용할 수없는 발명으로서 특허를 받을 수없습니다. 그외에도 특허출원 된 발명이 국방상 필요하다고 인정되는 특허를 받을 수 없는 경우가 있습니다.(이 경우에는 정부가 정당한보상금 지급) 구체적으로 특허를 받을 수없는 것으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 자연법칙 자체(이미 자연계에 존재하는 법칙으로 열역학의 법칙, 에너지 보전의 법칙 등 자연법칙 자체는 발명에 해당되지 않음) 추상적인 아이디어(먹적달성을 위한 기술 수단이 결여된 발명. 문학, 연극, 음악 등 예술적 창작 등 (저작권법의 보호 대상). 인체를 대상으로 하는 수술, 치료, 진단 방법. 단순한 정보제공을 윈한 데이타 베이스 . 인간의 정신활동을 이용하는 사업 전략 등 영업방법. 실시가 불가능한 발명이거나 반복실시가 불가능한 미완성 발명.

 특허출원의 청구항에 기재된 발명과 선행기술인 인용발명이 각가가 상.하위개념으로 표현된 경우에 실체검사에서 신규성유무는 어떻게 판단됩니까?

 예를 들어, 특허출원의 청구항에 기재된 발명이 '금속'으로 기재되어 있고 인용발명이 그 하위개녕인 '구리(cu)로 기제되어 있는 경우에는 일반적으로 특허출원된 발명은 규성이 없는 발명으로 볼 수있습니다. 그러나 특허출원의 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고 선행기술인 인용발명이 상위개념으로 표현된 경우에는 통상 출원발명은 신규성이 있다 하겠습니다. 다만. 출원당시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 풀원발명이 충분히 도출될 수있는 경우에는 출원발명은 신규성이 없는 것으로 인정될 수있습니다.

[한국발명진흥회]